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표준특허란?

표준특허 확보 전략

표준특허 확보 방법

표준특허를 확보하는 방법은 크게 세 가지를 들 수 있다.

첫 번째는 가장 고전적인 방법으로 R&D를 진행하면서 해당 결과물을 특허로 출원하고 동시에 표준화 활동을 통해 표준에 반영시키는 것이다. 표준화에 선제적으로 대응할 수 있고 R&D에 기반한 표준화 활동을 한다는 점에서 가장 확실한 표준특허 확보 방법이다. 그러나 R&D와 표준화에 많은 비용과 시간을 투자해야 하므로 일부 대기업을 제외하고는 이와 같은 방법으로 표준특허를 확보하는 데에는 한계가 있을 수밖에 없다.

두 번째 방법은 첫 번째 방법이 안고 있는 위험을 줄이면서도 표준화 단계에서 표준특허를 확보할 수 있는 방법이다. 즉, 표준화 회의에 참석하거나 표준화 기구의 웹사이트를 이용하여 기고문 등 표준화 동향을 수집, 분석하고 이를 바탕으로 특허를 전략적으로 출원하는 방법이다. 특허 괴물과 같은 IP 전문기업들이 주로 사용하는 방법으로 대규모 R&D투자 없이도 표준특허를 확보할 수가 있다. 그러나 핵심특허의 경우 표준을 제안한 기관이 이미 출원했을 가능성이 높으므로, 핵심특허의 확장이 예상되는 주변 특허를 확보하는 방법이다.

세 번째 방법은 보유 중인 특허를 평가하여 등록된 특허 가운데 표준에 부합하는 특허를 발굴 또는 청구항 보정 등을 통해 표준특허를 발굴하는 것이다. MPEG LA에 가입된 우리나라 특허의 상당수는 처음부터 표준특허를 의식하지 않았으나 평가를 통해 표준특허로 발굴한 경우이다. 표준기술이 완전히 새로운 기술이라기보다 기존에 존재하던 기술이 진화하거나 타 분야에서 사용하는 기술을 조금씩 바꾸어 적용하는 경우가 많아 뜻하지 않은 특허가 표준특허가 되기도 한다.

구분	내용
Classical Process	R&D를 통해 출원한 특허를 표준에 반영
Strategic Process	표준화 동향을 파악하며 특허만을 전략적으로 출원
Patent Mining	보유특허 중 표준특허이거나 표준특허로 만들 수 있는 출원특허 발굴

표준화 활동과 특허출원을 연계하는 경우 몇 가지 전략적으로 대응할 부분이 있다. 우선 표준화 회의 기고 전에 반드시 특허출원을 해야 하며 이때 미국의 가출원(US provisional application) 제도를 이용한다. 국제 표준기고문은 마감일에 임박하여 영문으로 작성하는 경우가 대부분인데, 기고문 제출 전에 이를 다시 국문으로 번역하여 국내출원을 진행하기가 어려울뿐더러 가출원 명세서는 특허출원 명세서와 달리 형식에 구애받지 않고 기고문 상태 그대로도 제출이 가능한 장점이 있다. 퀄컴(Qualcomm), 인터디지털(InterDigital) 등 표준특허에 강한 기업들은 대부분의 특허출원에 가출원을 활용하고 있다는 점을 주목해야 할 것이다.

표준화 단계에 따른 특허전략

가출원 이후 표준화가 진행되는 상황을 지속적으로 모니터링하면서 표준규격이 변경될 때마다 추가적으로 특허출원을 해야한다. 표준화는 일반적으로 3년 이상 진행되며, 다양한 참가자들이 복잡한 이해관계 속에서 참여하므로 표준의 내용은 수시로 바뀔 가능성이 높다. 따라서 특허출원 후 기고문을 제출하였다 하더라도 실제 표준이 어떤 방향으로 논의되고 있는지를 파악하여 추가적인 특허출원을 진행하게 된다. 최초 출원일로부터 1년 이내에는 추가 가출원이 가능하며 우선권 주장 마지막 날에 최종적으로 국내 우선권 주장 출원 및 PCT 출원을 진행하는 것이 좋다.

표준을 커버하는 필수 청구항을 확보하기 위해서는 클레임 차트를 작성하여 관리하고 계속출원(CA, Continuation Application) 및 재발행출원(Reissue Application)을 활용한다. 특히 출원한 특허가 표준에 부합될 가능성이 높아지면 적극적인 분할출원을 진행하게 되는데, 이는 표준특허가 개별 특허의 기여도와는 상관없이 특허건수에 근거하여 라이센싱이 이루어지기 때문이다.

콜롬비아 대학의 MPEG-2 표준특허 획득 과정

소니의 MPEG-2 표준특허 획득 과정

출원특허에 대한 심사청구 시기는 표준화 상황을 고려하여 결정할 필요가 있다. 심사청구를 서두를 경우 표준이 확정되기 전에 특허가 등록되어 등록특허의 청구항이 표준을 커버하지 못하는 경우가 발생할 수 있기 때문이다. 일반적으로 표준이 확정된 이후 출원특허에 대한 필수성 확인을 거쳐 심사청구를 할 필요가 있다.